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2019年度商標異議、評審典型案例

產業
其言朗朗13天前
2019年度商標異議、評審典型案例

2019年度商標異議、評審典型案例


2019年度商標異議、評審典型案例


01

“外研社”商標異議案


一、基本案情


異議人:外語教學與研究出版社有限責任公司

被異議人:深圳市小天才電子有限公司

被異議商標2019年度商標異議、評審典型案例


異議人主要理由:在被異議商標申請注冊前,異議人“外研社及圖”商標已成為馳名商標,被異議商標構成對異議人馳名商標的模仿,被異議商標的注冊和使用會誤導相關公眾。依據《商標法》第十三條規定,被異議商標應不予核準注冊。被異議人未在法定期限內作出答辯。

   
經審查,國家知識產權局認為:本案中異議人提交的證據可以證明異議人注冊并使用在“書籍、印刷出版物”商品上的第4831675號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標經長期使用與廣泛宣傳具有較高知名度,為相關公眾所熟知。被異議商標“外研社”與異議人商標的文字“外研社”文字組合相同,被異議商標的申請注冊已構成對異議人商標的抄襲和模仿,被異議商標如予核準注冊,易誤導公眾,致使異議人的利益可能受到損害。因此,被異議商標的申請注冊已構成《商標法》第十三條第三款所指之情形。依據《商標法》第十三條第三款、第三十五條規定,“外研社”商標不予注冊。

   
二、案件評析

   

本案的爭議焦點為被異議商標的注冊申請是否構成《商標法》第十三條第三款之情形,涉及馳名商標的保護問題,該條款立法本意是為馳名商標提供一種擴大保護范圍的法律手段,因此該條款的適用不能脫離保護之需要。實踐中,適用該條款的要件為:一是請求保護的商標事實上具有較高知名度,達到馳名程度;二是訴爭商標構成對馳名商標的復制、模仿或翻譯;三是易導致消費者混淆或誤導公眾,致使馳名商標所有人的利益可能受到損害。本案中,異議人提交的證據材料可以證明,異議人外語教學與研究出版社有限責任公司由北京外國語大學于1979年創辦,是一家以外語教育出版為特色的綜合性文化教育出版機構。異議人“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及圖 ”商標中的文字“外研社”作為異議人的企業簡稱,使用近40年。異議人引證商標“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及圖”最早使用于1997年,已經持續使用21年。異議人受到中宣部、原新聞出版總署、教育部等有關部門表彰,獲得“國家一級出版社”“全國優秀出版社”“先進高校出版社”“國家文化出口重點企業”“全國教材先進管理單位”及“全國文化企業30強”等榮譽稱號。此外,異議人通過報紙、期刊、網絡媒體、展會、培訓及賽事等對其商標進行了多方位的大力宣傳,異議人“外研社”商標在圖書出版行業內具有較高的市場占有率和影響力。基于上述事實,可以認定異議人注冊并使用在“書籍、印刷出版物”商品上的第4831675號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標經長期使用與廣泛宣傳具有較高知名度,為相關公眾所熟知。被異議商標“外研社”與異議人商標文字“外研社”文字組合完全相同,已構成對異議人商標的抄襲和模仿。被異議商標指定使用的“游戲器具、紙牌”等商品與異議人商標主要使用的“印刷出版物”等商品同屬文體用品,銷售渠道、消費群體均有重合。被異議商標如予核準注冊,易誤導公眾,致使異議人的利益可能受到損害。綜合考慮以上因素,可以認定被異議商標的申請注冊已構成《商標法》第十三條第三款所指之情形。

   
三、典型意義


本案涉及馳名商標的保護,體現了行政機關準確把握馳名商標保護的法律定位,以保護為導向,對我國高知名度商標進行強有力的保護,維護公平競爭的市場環境。馳名商標制度本質是一種對高知名度商標的法律保護制度。本案中,行政機關立足于馳名商標條款立法本意,從在先商標知名度、雙方商標近似程度、相關公眾混淆的可能性等角度,充分考慮“外研社”商標擴大保護范圍之必要,對“外研社”商標在中國外語圖書市場上的知名度在法律上予以認可,并合理擴張保護范圍,依法維護馳名商標的品牌價值,助力我國品牌經濟的發展。


02

“洛天依LUOTIANYI”商標異議案


 一、基本案情


異議人:上海禾念信息科技有限公司

被異議人:喀左匯友食品有限公司(原被異議人:北京天之高品牌管理咨詢有限公司)

被異議商標2019年度商標異議、評審典型案例


異議人主要理由:被異議商標“洛天依LUOTIANYI”與異議人在先注冊的第10666123號“洛天依”等商標構成使用于類似商品或服務上的近似商標,違反了《商標法》第三十條的規定;“洛天依”作為異議人獨創的虛擬角色,經過大量的實際使用已經具有固定且唯一的外觀形象和人物設定,在互聯網上享有較高知名度,被異議商標的申請注冊侵犯其著作權、二次元偶像姓名權及商品化權,違反了《商標法》第三十二條的規定。

   
被異議人答辯理由:異議人提供的證據材料不足以證明被異議商標侵犯其商品化權及著作權;雙方商標指定使用商品和服務差異明顯,不會使消費者產生混淆誤認;答辯人沒有主觀惡意,其申請注冊行為符合《商標法》的有關規定。

   
經審查,商標局認為:被異議商標“洛天依LUOTIANYI”指定使用商品為第32類“啤酒;制啤酒用麥芽汁”等。異議人引證在先注冊第10666123號、第10666122號、第10666139號、第10666138號“洛天依”商標核定使用商品和服務為第9類“已錄制盤”、第16類“印刷品”、第28類“游戲器具”、第41類“音樂領域的教育”等。被異議商標指定使用商品與異議人引證商標核定使用商品及服務在功能、用途、銷售渠道、服務內容、服務方式等方面區別明顯,不屬于類似商品及服務,并未構成使用于類似商品或服務上的近似商標。另經查,“洛天依”是上海禾念信息科技有限公司以雅馬哈的VOCALOID3語音合成引擎為基礎制作的全世界第一款VOCALOID中文聲庫和虛擬形象。“洛天依”的聲庫于2012年7月12日第八屆中國國際動漫游戲博覽會上正式推出。“洛天依”于2016年2月登上湖南衛視小年夜春晚,成為首位登上中國主流電視媒體的虛擬歌手,隨后又多次登上湖南衛視跨年晚會與多名歌手合作,獲得了較高知名度,與其角色形象建立了直接明確的對應關系。該角色名稱“洛天依”并非漢語中常用詞組搭配,具有較強獨創性和顯著性。被異議商標“洛天依LUOTIANYI”與異議人的角色名稱相同,易使相關公眾認為被異議商標指定使用商品來源于異議人或與其具有特定聯系,進而產生混淆誤認。在此情況下,被異議人申請注冊“洛天依LUOTIANYI”商標的行為不當利用了異議人創立角色的知名度及影響力,損害了異議人“洛天依”角色名稱的權益,構成了《商標法》第三十二條規定的“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”之情形。依據《商標法》第三十二條、第三十五條規定,“洛天依LUOTIANYI”商標不予注冊。

   
二、案件評析

   
根據異議人提供證據,“洛天依”的人物設定是一個灰發、綠瞳,發飾碧玉、腰墜中國結的15歲少女。“洛天依”的性格設定是溫柔敏感,偶爾有些天然呆。上海禾念信息科技有限公司于2012年7月12日第八屆中國國際動漫游戲博覽會上首次推出“洛天依”人物形象和聲庫。“洛天依”擁有大量的粉絲,異議人提供的“洛天依”官方宣傳微博顯示“洛天依”擁有256萬名粉絲,且帶有其名字的超話閱讀量達到4.3億次。“洛天依”除與眾多明星藝人在晚會、盛典、欄目等平臺共同合作外,還相繼代言過肯德基、美年達荔枝味碳酸飲料、維他檸檬茶以及長安奔奔汽車等,享有較高的知名度。該角色名稱“洛天依”并非漢語中常用的詞語搭配,具有較強獨創性和顯著性。被異議商標的注冊易使相關公眾認為被異議商標指定使用商品來源于“洛天依”角色名稱相關權益人的系列商品或二者具有某種特定關聯。被異議人不當利用了異議人創立角色的知名度及影響力,擠占了“洛天依”角色名稱相關權益人基于該角色名稱所應享有的商業價值和交易機會。因此被異議商標的注冊損害了異議人“洛天依”角色名稱權益,構成了《商標法》第三十二條規定的“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”之情形。

   
三、典型意義


我國采取商標注冊制度,按照先申請原則對商標是否準予注冊進行審查。商標是區分商品或服務來源的標志,若申請人以牟取不正當商業利益為目的,惡意抄襲他人知名商標、侵犯他人在先權利,破壞標志與權利人已經建立的來源聯系,顯然違反誠實信用原則,妨礙誠信經營者開展正常的經營活動,背離了商標的內在價值,因此對旨在惡意侵犯他人在先權利或權益的行為,法律應當予以堅決制止。名人姓名容易吸引公眾眼球,與名人姓名一樣,具有較高知名度的角色名稱通常具有較大的潛在商業價值,蘊含應受法律保護的利益。角色名稱具有的知名度不是憑空而來,而是相關權益人付出創造性勞動所獲得的,其商業價值或商業機會應由相關權益人享有。惡意商標申請人不當利用相關權益人所創立角色的知名度及影響力,擠占角色名稱相關權益人基于該角色名稱所應享有的商業價值和交易機會,違背了基本的商業道德和行為準則。絕大多數依據《商標法》第三十二條前半段“不得損害他人現有的在先權利”予以保護的角色名稱一般為作品中的角色名稱。“洛天依”并非文學或藝術等作品中的角色,而是虛擬歌手和虛擬角色,納入角色名稱予以保護,擴大了角色名稱的適用范圍,本案具有一定的創新性和典型性。


03

“芭啰莎山谷”商標異議案


一、基本案情


異議人:澳大利亞釀酒業者聯合會

被異議人:煙臺藍圖酒業有限公司

被異議商標2019年度商標異議、評審典型案例


異議人主要理由:1.“BAROSSA VALLEY”(芭蘿莎谷/巴羅薩谷/巴羅莎谷)是澳大利亞著名葡萄酒產區和澳大利亞官方保護的葡萄酒地理標志之一,同時也是公眾知曉的外國地名。2.被異議商標“芭啰莎山谷”與“BAROSSA VALLEY”(芭蘿莎谷/巴羅薩谷/巴羅莎谷)的3個常用中文翻譯均高度近似,且指定商品為“葡萄酒”等酒類商品。3.被異議人作為酒類產品經營者抄襲、搶注了多個世界知名酒莊名稱。被異議商標違反《商標法》第十六條、第十條第一款第(七)項、第十條第二款等規定,被異議商標應不予核準注冊。異議人提交的主要證據:1.《1980年澳大利亞葡萄酒和白蘭地公司法》節選及翻譯。2.《葡萄酒立法修正案(澳大利亞葡萄酒管理局)》2013法案的公證認證文件及翻譯。3.《澳大利亞葡萄酒法案2013》節選及翻譯。4.經公證認證的澳大利亞葡萄酒管理局簽署的授權書。5.中華人民共和國商務部官網《澳大利亞葡萄酒產業與貿易投資概況》。6.澳大利亞葡萄酒管理局官方網站打印的葡萄酒產區“BAROSSA VALLEY”介紹。7.澳大利亞葡萄酒管理局網站所示的澳大利亞地理標志名錄的公證認證文件。8.芭蘿莎/巴羅薩谷/巴羅莎谷的百度詞條。9.網絡報道介紹。10.澳大利亞旅游網站的介紹。


被異議人答辯理由:芭啰莎山谷具有顯著性,與“BAROSSA VALLEY”(芭蘿莎谷/巴羅薩谷/巴羅莎谷)未構成近似商標,不會造成消費者混淆誤認,更不會產生不良影響,被異議商標應予以核準注冊。被異議人提交的主要證據:1.產品包裝照片。2.銷售合同。3.銷貨清單。


經審查,國家知識產權局認為:本案中異議人提供的證據可以證明:“BAROSSA VALLEY”是澳大利亞葡萄酒產區之一,位于阿德萊德市的東北側,是被澳大利亞政府認定的葡萄酒地理標志。被異議商標“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻譯之一,形成了對應關系,而被異議人并非來自該標志所標示的地區,被異議商標如予核準注冊并使用在“葡萄酒”等指定商品上易誤導公眾,致使消費者對商品的質量等特點或者產地產生誤認。依據《商標法》第十條第一款第(七)項、第十六條第一款、第三十五條規定,“芭啰莎山谷”商標不予注冊。


二、案件評析


本案涉及的是國外地理標志保護的問題。我國《商標法》第十六條規定,商標中有商品的地理標志,而該商品并非來源于該標志所標示的地區,誤導公眾的,不予注冊并禁止使用。該條規定主要來源于《與貿易有關的知識產權協議》的有關規定。地理標志由于與商品建立了特定聯系,反映了商品的特定產源,在公眾中已形成特定質量、信譽或其他特點的認知,如果某商標中含有地理標志,而使用該商標的商品并非來源于該地理標志所指示的地區,其使用可能會使相關公眾產生錯誤認知,因此,該條款的出發點是避免商品產源的誤認,以及由此產生的對商品本身質量、信譽等特點的誤解。“誤導公眾”是保護地理標志的必要條件。


本案中,異議人提交的證據可以證明,“BAROSSA VALLEY”是澳大利亞葡萄酒產區之一,位于阿德萊德市的東北側,由于天然適宜的自然因素及人文因素的歷史沉淀,“BAROSSA VALLEY”成為澳大利亞最著名的葡萄栽培地與釀酒區之一,是澳大利亞政府認可的葡萄酒地理標志。由于“BAROSSA VALLEY”地理標志在我國具有較高知名度,根據中文使用習慣,已形成與之對應中文音譯表達,被異議商標“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻譯之一,形成了對應關系。而被異議人并非來源于該地理標志地區,被異議商標于“葡萄酒;果酒(含酒精);雞尾酒”等商品上的注冊使用容易誤導公眾,構成《商標法》第十六條第一款、第十條第一款第(七)項所述情形。


三、典型意義


本案是一起對國外地理標志商標予以保護的異議案件。在經濟全球化的趨勢下,地理標志作為一項可以增加產品附加值、促進原產地經濟和環境可持續發展的知識產權,具有顯著的經濟價值。各國政府高度重視培育、保護地理標志品牌價值。我國行政機關在涉外地理標志保護的商標確權案件審理中,堅持平等保護中外當事人合法利益的原則,履行國際條約義務,依法保護國內外地理標志商標,維護了公平競爭市場秩序。


04

“汪必昌”商標異議案


一、基本案情


異議人:彭令

被異議人:瞿鵬

被異議商標2019年度商標異議、評審典型案例


異議人主要理由:被異議商標的注冊和使用易使公眾對商品的來源和質量產生誤認,容易產生不良影響,違反了《商標法》第十條第一款第(七)項、第(八)項的規定。被異議人未在規定期限內答辯。


經審查,國家知識產權局認為:在案證據可以證明,汪必昌為清朝嘉慶年間御醫,所著的《聊復集·怪癥匯纂》收錄偏方500余種,具有極高的收藏和中醫藥學研究價值。汪必昌因其醫德醫術及遺著《聊復集·怪癥匯纂》使得其知名度和影響力延續至今,屬于已故知名人物。被異議商標指定使用的“中藥材;補藥;膏劑”等商品所屬行業為“汪必昌”姓名具有知名度和影響力的領域。除被異議商標外,被異議人還申請注冊了“鄧星伯”“曹存心”“張石頑”“曹滄州”等商標。前述人物均為清代名醫并著書立說,例如《鄧星伯醫案八百例》《曹存心醫學全書》《張氏醫通》《曹滄州醫案》等。被異議人在申請注冊時明顯具有攀附名醫知名度、誤導公眾的主觀惡意。被異議商標“汪必昌”易使相關公眾認為是醫藥行業的老字號,與清代名醫汪必昌或其后人存在特定關聯,從而對商品質量、信譽等特點產生誤認,被異議商標的注冊違反了《商標法》第十條第一款第(七)項的規定。雖然“汪必昌”為清代御醫,但將其作為商標注冊和使用尚不致對公序良俗產生負面或消極影響,不屬于《商標法》第十條第一款第(八)項規定的情形。依據《商標法》第十條第一款第(七)項、第三十五條規定,“汪必昌”商標不予注冊。


二、案件評析


本案的焦點為被異議商標是否違反《商標法》第十條第一款第(七)項和第(八)項的規定。


(一)被異議商標是否違反《商標法》第十條第一款第(七)項的規定。


《商標法》第十條第一款第(七)項規定,帶有欺騙性,容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的商標禁止使用。適用該條款要滿足具有“欺騙性”和產生“誤認”兩個要件。如果僅有欺騙性但不會誤導公眾則不適用該條款。商標是否屬于該條款所指情形,應當以社會公眾的普遍認知水平為判斷依據。《商標授權確權行政案件審理指南》第8.8條規定:訴爭商標標志或者其構成要素與特定行業、地域的已故知名人物姓名、肖像等相同或者近似,并由此導致公眾對訴爭商標指定使用的商品或者服務的質量、信譽、工藝等特點產生誤認的,可以認定屬于《商標法》第十條第一款第(七)項規定的情形。


具體到本案,《人民政協報》刊發的《清代御醫汪必昌遺著〈聊復集·怪癥匯纂〉研究成果發布》和《(汪必昌)〈聊復集·怪癥匯纂〉初期研究大事記》等證據可以證明,“汪必昌”為清朝嘉慶年間御醫,因其醫德醫術及遺著《聊復集·怪癥匯纂》使得知名度和影響力在中醫藥行業延續至今,屬于中醫藥行業已故知名人物。被異議人共申請注冊了3件“汪必昌”商標,分別指定使用在第5類“中藥材;醫用營養品”、第30類“枇杷膏;秋梨膏”、第44類“醫療診所服務;治療服務”等商品和服務上,與中醫藥行業密切相關,均是“汪必昌”姓名最具知名度和影響力的領域。被異議人將“汪必昌”作為商標注冊,暗示被異議人與御醫“汪必昌”或其后人存在特定關聯,具有欺騙性,并易使公眾認為是中醫藥行業的老字號,從而對被異議人提供的商品和服務質量、信譽等特點產生誤認,致使消費者利益受到損害。


在適用《商標法》第十條第一款第(七)項時,惡意可以作為考量因素。缺乏惡意因素不妨礙對“欺騙性”和“誤認”的認定,但如果存在惡意則可以佐證“欺騙性”和“誤認”的存在。本案中,在《人民政協報》刊發汪必昌遺著研究成果相關報道后兩天被異議人就申請注冊“汪必昌”商標,從時間上看難謂巧合。被異議人多次以清代名醫姓名申請注冊商標,具有攀附名醫知名度的主觀惡意。因此可以認定,被異議商標的注冊違反了《商標法》第十條第一款第(七)項的規定。


(二)被異議商標是否違反《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。


《商標法》第十條第一款第(八)項規定,有害于社會主義道德風尚或者具有其他不良影響的不得作為商標使用。該條款中的“不良影響”指對公序良俗造成不良影響。雖然“汪必昌”為清嘉慶御醫,但其知名度和影響力僅限在中醫藥等特定領域內,將其作為商標注冊和使用尚未達到擾亂社會公共秩序或損害善良風俗的程度,不屬于不良影響的情形。可以認定,被異議商標的注冊未違反《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。


(三)區分適用《商標法》第十條第一款第(七)項和第(八)項對已故知名人物姓名予以保護。


在商標授權確權實踐中,一般援引《商標法》第十條第一款第(七)項或第(八)項對已故知名人物姓名予以保護。上述兩個條款均屬于禁止使用的絕對事由條款。2013年修法前,《商標法》第十條第一款第(七)項在法律實踐中較少適用,已故知名人物姓名往往通過適用《商標法》第十條第一款第(八)項獲得保護。2013年修法后上述兩個條款的適用界限在一定程度上可以劃清,但在有些情形下仍然存在競合。例如,帶有欺騙性導致誤認的標志同時可能也對政治、經濟、文化等秩序產生負面或消極的影響。厘清法條的適用邊界,有利于準確適用法律,維護法律適用的一致性。


就已故知名人物姓名保護而言,應區分適用《商標法》第十條第一款第(七)項和第(八)項:一是區分領域。對經濟、文化、體育、娛樂等領域的已故知名人物姓名,一般適用《商標法》第十條第一款第(七)項進行保護。對政治、軍事、宗教、民族等領域的已故知名人物姓名納入《商標法》第十條第一款第(八)項保護范疇。二是區分知名度。即對經濟、文化、體育、娛樂等領域的已故知名人物進一步區分知名度。具有很高知名度和廣泛社會影響力的已故知名人物姓名適用《商標法》第十條第一款第(八)項予以保護,而適用《商標法》第十條第一款第(七)項時對知名度要求不宜過高,在特定領域具有相當程度的知名度即可。


 三、典型意義


中醫藥行業的老字號是金字招牌,具有良好的市場號召力。不少商標申請人將已故名醫姓名注冊為商標,使公眾誤認為是中醫藥行業的老字號,從而不當獲取市場競爭優勢。商標注冊機關堅決遏制各類惡意注冊行為,切實規范中醫藥等重點行業的市場競爭秩序。《商標法》第十條第一款第(七)項是規制惡意注冊的隱性條款。在商標授權確權實踐中,《商標法》第十條第一款第(七)項和第(八)項的適用界限并不清晰,本案就厘清《商標法》第十條第一款第(七)項和第(八)項的適用邊界保護已故知名人物姓名進行了有益探索。


05

“松鼠張三峰”商標異議案


一、基本案情


異議人一:三只松鼠股份有限公司

異議人二:章燎源

異議人三:廈門三風企業管理有限公司

被異議人:福建三五七投資有限公司

被異議商標2019年度商標異議、評審典型案例


異議人一、二主要理由:被異議商標是對異議人一在先注冊并使用的“三只松鼠”系列知名商標的模仿,客觀上造成了相關公眾對被異議商標與“三只松鼠”系列商標的混淆誤認。被異議商標的申請注冊損害了異議人二章燎源(異議人一的法定代表人)在先使用并具有較高知名度的網絡昵稱“章三瘋”的姓名權,被異議商標應不予核準注冊。異議人三主要理由:被異議商標與異議人三在先注冊于類似商品上的第14179277號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標及第20496054號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標構成相同或類似商品上的近似商標,被異議商標的申請注冊違反《商標法》第七條、第四十四條第一款的相關規定,帶有很明顯的主觀惡意,足以導致相關公眾產生混淆誤認,損害異議人的品牌權益。被異議人未在規定期限內答辯。


經審查,國家知識產權局認為:被異議商標“松鼠張三瘋”指定使用在第29類“加工過的堅果;以果蔬為主的零售小吃”等商品上。被異議商標與異議人一在先注冊于類似商品上的第10539236號“2019年度商標異議、評審典型案例”、第19820839號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標文字構成不同,讀音及整體外觀區別明顯,雙方商標未構成使用在類似商品上的近似商標。本案中,異議人二章燎源為異議人一的法定代表人,異議人一、二提供了經公證的 “章燎源”和“章三瘋”的網絡搜索結果、媒體報道、新浪博客部分文章、異議人一所獲榮譽證書等證據。上述材料可以證明:章燎源于2012年創立了三只松鼠股份有限公司,該公司以“三只松鼠”作為核心品牌,主要經營堅果、干果、茶葉等食品的研發、分裝及網絡銷售等業務。章燎源作為異議人一的創始人及法定代表人,以“松鼠老爹_章三瘋”作為網名在新浪博客上發表文章,經過廣泛的宣傳使用,“松鼠老爹_章三瘋”已與章燎源產生相互對應關系且在相關行業內具有一定知名度。被異議商標與該名稱文字組合方式、呼叫和含義近似,且被異議商標指定使用商品與“堅果”等商品密切相關,此種情形易使相關消費者將“松鼠張三瘋”商標指向異議人二(章燎源),從而可能致使異議人二的利益受到損害,因此,被異議商標的注冊已構成對異議人二姓名權的侵害。異議人三引證在先注冊的第14179277號“2019年度商標異議、評審典型案例”、第20496054號“2019年度商標異議、評審典型案例”商標核定使用在第29類“肉;魚制食品;魚罐頭;腌制水果”等類似商品上。被異議商標與異議人引證商標文字構成、讀音及整體外觀有一定區別,未構成使用在類似商品上的近似商標。異議人稱被異議商標的申請注冊違反誠實信用原則證據不足。依據《商標法》第三十二條、第三十五條規定,“松鼠張三瘋”商標不予注冊。


二、案件評析


本案焦點主要在于被異議商標是否構成《商標法》第三十二條所指“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的情形,即是否造成了對他人姓名權的侵害。實踐中侵害姓名權的常見情形是將他人的姓名,特別是知名人物的姓名申請注冊為商標。姓名包括本名、筆名、別名、網名等。本案中,異議人二章燎源以“松鼠老爹_章三瘋”作為網名進行推廣和宣傳,在相關領域和消費者中具有一定知名度。而且,章燎源創立了三只松鼠股份有限公司并擔任法定代表人,該公司的“三只松鼠”系列商標經宣傳和使用,在“堅果、干果”等相關商品上具有較高知名度。因此,雖然被異議商標與異議人二的網名“松鼠老爹_章三瘋”并非完全相同,但被異議商標中“張三瘋”與“章三瘋”讀音相同,三字中僅首字不同;“松鼠”與異議人一的企業名稱和商標的核心詞語“三只松鼠”構成近似。被異議商標指定使用的商品與異議人一主營商品具有較強的關聯性。基于異議人一、二的特定關系,被異議商標的組合方式足以使相關公眾將該商標指向異議人二,進而造成混淆并可能致使異議人一、二的利益受到損害。

 
三、典型意義


姓名權是指自然人享有的決定、變更和使用其姓名的權利。在后申請的商標損害在先姓名權的認定條件在《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》中有所體現,通過本案亦可見一斑。首先,判斷是否侵害姓名權的前提應是相關公眾容易將系爭商標指向姓名權人或者與姓名權人建立對應聯系,既包括系爭商標與他人享有姓名權的特定名稱完全相同,也包括雖然系爭商標與該特定名稱在文字構成上有所不同,但反映了其主要姓名特征,在相關公眾的認知中指向該姓名權人的情形。其次,應考慮該自然人享有姓名權的特定名稱的知名程度。如果該自然人享有姓名權的特定名稱在我國相關公眾中具有長期、廣泛的知名度,相關公眾熟悉并且普遍以該特定名稱指代該自然人,二者之間已經建立起穩定的對應關系,那么相關公眾更容易認為標記有該特定名稱的商品系經過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯系。最后,還可以考慮系爭商標申請注冊的商品或服務與主張姓名權的自然人所從事或涉及領域的關聯程度。對于姓名權的保護包括對人身權益中所蘊含經濟利益的保護,其他主體基于避免混淆誤認應合理避讓。明知為他人的姓名卻基于惡意攀附他人商譽的目的申請注冊商標,應當認定為對他人姓名權的侵害。


《商標法》規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的立法目的是為了解決權利沖突,維護在先權利人利益,制止商標不當注冊。商標實質審查難以甄別出申請注冊商標損害他人除商標權以外的其他在先權利等情形。在異議審查程序中,在先權利人可以主張其權利,陳述反對被異議商標獲準注冊的事實與理由,維護自身的合法權益。


06

第3746575號“施崋洛及圖”商標無效宣告案


一、基本案情


第3746575號“施華洛及圖”商標(以下稱爭議商標)由楊奕國(本案原被申請人)于2003年10月9日申請注冊,后于2006年1月21日獲準注冊,核定使用在第41類“婚紗攝影、婚紗錄影、攝影”等服務上,經續展現在專用權有效期內;2019年由商標局核準轉讓予北京雅姿妃文化發展有限公司,即本案被申請人。


申請人于2018年4月27日對爭議商標提出無效宣告申請,主要理由為:一、申請人在本案中提出了新的理由及新證據,并未違反一事不再理的規定。二、申請人是國際知名的水晶珠寶供應商,在爭議商標申請日前,申請人“施華洛世奇”“SWAROVSKI”商標獲得了極高知名度,為消費者熟知,爭議商標是對申請人第385013號“施華洛世奇”商標(以下稱引證商標)的惡意抄襲和模仿,損害申請人利益。依據2001年《商標法》第十三條第二款、第四十一條第一款等規定,請求宣告爭議商標無效。


對此,原被申請人答辯稱:爭議商標經使用在婚紗攝影行業具有較高知名度,爭議商標指定服務與引證商標核定使用商品不屬于類似商品和服務;爭議商標并無抄襲、模仿他人商標的惡意。原被申請人請求維持爭議商標注冊。


二、案情解析


1.申請人在本案主張的事實和理由較之在商評字【2010】第30947號無效宣告裁定書中的事實和理由,增加了以下主要理由:(1)被申請人注冊爭議商標違反了2001年《商標法》第四十一條第一款的規定。(2)增加了證明引證商標知名度及實際使用中具有攀附其商標主觀故意的證據材料。故國家知識產權局在本案中適用一事不再理條款的例外,基于新的事實和理由受理本案。


2.《商標法》第四十五條第一款規定,申請人以《商標法》第十三條之規定宣告爭議商標注冊無效的期限為自商標注冊之日起五年內,但對惡意注冊的,馳名商標所有人不受五年的時間限制。根據申請人提交的證據以及國家知識產權局查明的事實可知,在爭議商標申請注冊之前申請人的“施華洛世奇”“施華洛”等品牌商品有數十家國內知名報刊、網站等媒體進行宣傳報道,且引證商標在人民法院相關判決書中亦被認定已為相關公眾所熟知,在原商標評審委員會作出的多件無效宣告裁定中亦有此認定。故本案認定引證商標指定使用在“寶石”商品上已為相關公眾所熟知,爭議商標構成對引證商標的復制、模仿;爭議商標核定使用的婚紗攝影等服務與引證商標核定使用的寶石等商品存在一定關聯性;原被申請人在實際使用中具有攀附申請人高知名度商標的主觀故意,已在法院生效判決中予以確認。爭議商標使用在指定服務上易使消費者誤認為其指定服務來源于申請人或與申請人之間存在密切關聯,損害申請人權益。因此,本案中判定爭議商標的注冊違反了2001年《商標法》第十三條第二款的規定。


三、典型意義


1.關于“一事不再理”原則在評審案件中的適用。《商標法實施條例》第六十二條規定:商標評審委員會對商標評審申請已經作出裁定或決定的,任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。“一事不再理”原則,是行政行為既判力的體現,國家知識產權局裁決應受到該原則的限制,上述條款的適用主要基于“相同的事實和理由”,但在行政裁決中,如果出現了“新的事實和理由”,則不受該原則的限制。新的事實應該是以新證據證明的事實,新證據應該是在原裁定或決定之后新發現的證據,或者確實是在原行政程序中由于客觀原因無法取得或在規定的期限內不能提供的證據。


新事實的認定,主要考慮以下兩點:再次申請中提交的個案證據不同于前案證據;新提交的證據直接影響到《商標法》實體條款的適用,對案件審理結果具有實質性影響。由此可見,證據上的差異構成“不同事實”是“一事不再理”原則適用中的核心問題。具體到本案,申請人增加了證明其商標知名度的事實及原被申請人實際使用中具有攀附其商標主觀故意的證據材料,對案件實體性結論的判斷具有實質性影響,申請人在本案中亦提出了新的理由,故本案不受“一事不再理”原則的限制。“一事不再理”原則是對當事人權利義務影響重大的法律原則,對此評審實踐中既應注意適用該原則維護行政行為的確定性,又應合理把握適用尺度,充分保障當事人在個案中的實體權利得到保護。


2、關于超五年適用復制、模仿、翻譯為相關公眾所熟知商標的條款中惡意的判定。為平衡權利人的合法權益及維護注冊商標的穩定性,我國《商標法》對提起無效宣告的主體資格以及提起的期間都進行了嚴格限制,自商標獲準注冊五年后在先權利人或利害關系人原則上不能依據《商標法》第十三條提出無效宣告申請。上述情形亦有例外規定,即對惡意注冊的,為相關公眾所熟知商標的所有人不受五年的時間限制。超五年適用該條款,核心為對于惡意的認定。該種惡意應是具有以此注冊商標攀附他人較高聲譽商標、牟取不正當經濟利益等明顯惡意意圖。具體到本案中,國家知識產權局充分考慮了原被申請人在實際使用中具有攀附他人高知名度商標的主觀惡意以及在先商標的知名度等因素,從而對原被申請人具有惡意行為作出認定。適用該條款是對為相關公眾熟知商標加大保護力度的體現,體現了商標行政主管機關對于故意攀附他人商標知名度及商譽的嚴格規制,對于促進市場經濟健康有序發展,打擊惡意注冊,維護當事人權益等具有積極作用。


爭議商標:

2019年度商標異議、評審典型案例


引證商標:

2019年度商標異議、評審典型案例


07

第31473360號“[email protected]”商標駁回復審案


一、基本案情


申請人:鄭州易值科貿有限公司


(一)駁回理由

該申請人短期內提交了大量注冊申請,明顯超出正常經營活動需要,缺乏真實使用意圖,亦擾亂正常的商標注冊秩序。根據《商標法》第四條、第三十條的規定,國家知識產權局決定駁回上述商標注冊申請。


(二)國家知識產權局裁定

經復審認為,申請人作為商標注冊人,在全部45個商品及服務類別上共注冊了929件商標,其中2018年至2019年不足9個月的時間內就申請注冊了500余件商標。申請人短期內大量申請注冊商標的行為明顯超出了生產經營的正常需要。申請人關于其近期商標申請均為其實際使用商標擴展注冊的復審理由與其實際申請行為及商標的構成情況不符,不能解釋其注冊行為具有合理性和正當性。因此,申請商標已構成《商標法》第四條所指情形。


依照《商標法》第四條、第三十條和第三十四條的規定,國家知識產權局裁定如下:申請商標在復審服務上的注冊申請予以駁回。


二、案情解析


(一)《商標法》第四條的適用意義

商標的本質屬性在于區分商品或服務的來源,商標權的授權基礎凝結在使用積累形成的商譽上。但自2017年降低商標申請注冊費用以來,商標售賣高收益與注冊低成本之間的巨大利潤率,催生某些市場主體為了牟取不正當利益,將注冊商標變成一項投資工作;利用商標轉讓制度,囤積商標作為投資,從而收取高額的轉讓費用,使得商標注冊制度被異化為一種新型的商業模式。該行為動搖了《商標法》的授權基礎,不正當占用了社會公共資源,損害了公眾利益,擾亂了正常的商標注冊秩序。在審查及審理過程中,適用《商標法》第四條的目的就是打擊商標囤積這種典型的惡意注冊行為,使商標回歸其本質,從而營造良好的營商環境。


(二)《商標法》第四條的適用要件

在案件審理過程中,第四條的適用要件主要把握不以使用為目的和惡意這兩點,重點考慮以下幾個方面:


首先,申請人的具體情況。依據申請人的復審理由和證據,審查其經營范圍、實際狀況、行業特點,初步判定其商標注冊申請是否符合生產經營活動的實際需要、是否具有真實的使用意圖,以區分商標囤積、商標儲備及防御性注冊。防御性注冊雖缺乏使用意圖,但其基于主動保護目的,應無惡意。而商標儲備一般具有真實的使用意圖。就本案而言,申請人是一家貿易公司,但其申請注冊的商標涵蓋了商品及服務區分表中所有的類別,明顯超出了其正常的經營范圍,也和其行業特點、公司的實際經營情況不符。這種申請注冊行為不具備防御性注冊或商標儲備的合理性。


其次,考慮申請人的商標申請注冊量及申請注冊的類別跨度和時間跨度。數量只是考察因素中的基本考量因素,但并沒有機械的定量要求,更應同時參考商品及服務類別的跨度以及是否涉及某些行業專業屬性或資質要求較強的特定類別等其他因素綜合考慮,來推定申請人商標注冊在數量上是否具有合理性。就本案而言,申請人名下共有929件商標注冊申請,注冊申請涉及45個不同的類別,其中還包含了有較強行業屬性及資質要求的特殊類別,如第1類工業用化學品等商品、第36類保險咨詢等服務、第38類無線廣播服務等。特別是其中500多件商標申請注冊的時間段集中在2018年5月至2019年1月期間,上述注冊行為在量上的合理性也難以解釋。
再其次,綜合分析申請人名下商標的標識構成。這里主要是分析商標有沒有合理的來源。目前在審理實踐中,重點關注大量模仿、搶注他人馳名商標或較高知名度商標,大量搶注知名人物姓名、知名企業商號,大量囤積地名、風景區名稱、山川名稱等公共資源,以及針對同一企業馳名商標或其他較高知名度商標反復惡意搶注等行為。


最后,申請人的抗辯理由。申請人若能有證據證明其申請的商標具有使用的目的,有合理來源,沒有主觀惡意,則不構成《商標法》第四條的相關情形。本案中,申請人在復審理由中稱,其公司的主商標為“賞目”“悅能”,均為服裝品牌,申請人申請注冊的商標均為上述商標的擴展注冊,且申請人強調自己并沒有商標售賣行為。經審理認為,第一,申請人在其所有的900多件商標中,“賞目”及“悅目”系列商標僅占其商標總數的一小部分,申請人在其他不同類別還大量注冊了“魚小雙”“把美”“萬賞”等商標,上述商標均與其自稱的主商標沒有直接關系。第二,申請人還大量申請注冊了“V++”“J++”“Q++”等簡單字母及符合組合的商標,以上商標不符合商業使用習慣,也無法解釋其注冊的合理性。申請人將其申請注冊大量商標的行為解釋為其主商標的擴展注冊,與事實不符。第三,并不能以申請人有無商標售賣行為來當然推定申請人的行為系屬正當。申請人的商標注冊申請及對其名下商標權的處分是一個動態過程,商標售賣只是其中最直接的一種明確不以使用為目的、具有惡意的表現形式。故申請人的理由不屬于合理的抗辯事由。


三、典型意義


《商標法》第四條的適用需要慎重把握“不以使用為目的”及“惡意”兩個要件,適用時綜合考量以下幾點:申請人的具體情況、申請人的商標申請注冊量及申請注冊的類別跨度和時間跨度、申請人名下商標的標識構成及申請人是否有合理的抗辯理由。

   
申請商標:2019年度商標異議、評審典型案例


08

第16676428號“一只酸奶牛”商標無效宣告案


一、基本案情


第16676428號“一只酸奶牛”商標(以下稱爭議商標)由成都離岸商務服務中心(即本案原被申請人)提出申請注冊,指定使用在第43類備辦宴席、咖啡館等服務上,經初步審定并公告后,本案申請人在法定期限內提出異議申請,2017年9月28日原國家工商總局商標局裁定申請人所提異議理由不成立,爭議商標準予注冊,原被申請人于2017年12月11日向原國家工商總局商標局提出爭議商標轉讓申請,2018年4月20日經核準轉讓給梁英(即本案現被申請人)。


申請人以原被申請人營業執照的經營范圍中包含“知識產權代理服務”,但爭議商標指定使用的服務不屬于“商標代理”服務所屬群組;爭議商標是以不正當手段搶先注冊他人在先使用并具有一定影響力的商標;爭議商標的注冊已經造成市場秩序的紊亂,致使真正權利人受到損害為由,根據《商標法》第七條、第十九條第四款、第三十二條、第四十五條第一款的規定,提出爭議商標無效宣告請求。


二、案件解析


本案中,原被申請人成立于2007年11月7日,經營范圍包括:社會經濟咨詢(不含投資咨詢)、知識產權代理服務、會議及展覽服務(以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。2017年12月20日出資方式變更后,其經營范圍變更為:社會經濟咨詢(不含投資咨詢)、會議及展覽服務、翻譯服務、機構商務代理(以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。原被申請人在2015年4月9日向商標局申請注冊爭議商標時,其經營范圍包括“知識產權代理服務”。


申請人于2017年10月17日對爭議商標提出無效宣告請求,原被申請人于2017年12月11日向商標局提出爭議商標的轉讓申請,2017年12月20日經成都市錦江區市場和質量監督管理局核準進行出資方式變更后,其經營范圍中刪除了“知識產權代理服務”。2018年4月20日經商標局核準,爭議商標由原被申請人轉讓至現被申請人。


根據《商標法實施條例》第八十四條的規定,《商標法》所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。具體到本案,爭議商標自2015年4月9日申請注冊之日至2017年12月20日變更經營范圍之時一直屬于原被申請人所有,原被申請人企業經營范圍涉及“知識產權代理服務”,而商標代理屬于知識產權代理服務。因此,原被申請人主體應屬于“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”的范疇。爭議商標并非指定使用在知識產權代理服務上。故原被申請人申請注冊爭議商標的行為已構成《商標法》第十九條第四款所指情形。


三、典型意義


本案涉及《商標法》第十九條第四款,典型意義在于:爭議商標在本案審理前由經營范圍包含“知識產權代理服務”的原被申請人轉讓給不包含“知識產權代理服務”的本案被申請人;原商標注冊人的經營范圍包含的經營項目為“知識產權代理服務”,并非與《商標法》第十九條第四款表述中相一致的商標代理機構,亦未在商標局備案;原商標注冊人在本案審理時已經刪除“知識產權代理服務”。


《商標法》第十九條第四款規定“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標”,該規定系對商標代理機構申請注冊商標的限制性規定,即經合法登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所均不得從事與其商標代理服務以外的其他商標的申請注冊或受讓服務。原被申請人在注冊申請爭議商標時的經營范圍包括“知識產權代理服務”,“知識產權代理服務”包括了專利、商標、版權等代理服務,故其屬于《商標法》第十九條及《商標法實施條例》第八十四條第一款所規定的“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”。商標局于2015年1月1日作出的《關于對商標代理機構申請商標注冊的審查決定的說明》,其中涉及“如未在商標局備案的商標代理機構申請注冊的商標被初步審定或被核準注冊,任何人可以通過異議程序或商標注冊無效程序要求不予核準注冊或宣告無效該注冊商標無效”。由此可見,是否在商標局備案并非認定商標代理機構的必要條件。雖然至本案審理時,原被申請人的經營范圍已發生變更,不再包括“知識產權代理服務”,但不能改變爭議商標申請時原被申請人屬于商標代理機構的事實,否則將使《商標法》第十九條第四款防止商標代理機構惡意搶注、維護商標注冊秩序的立法目的落空。(2018)京73行初11936號北京知識產權法院行政判決書支持了商標局裁定。
   

爭議商標2019年度商標異議、評審典型案例


09

第14207876號“滬江”商標系列無效宣告案


一、基本案情


申請人:上海理工大學

被申請人:滬江教育科技(上海)股份有限公司

爭議商標:第14207876號“滬江”商標、第17656015號“滬江網校 HJCLASS.COM及圖”商標、第5700432號“滬江英語”商標(以下稱爭議商標一、二、三)


爭議商標一、二由被申請人分別于2014年3月19日、2015年8月13日申請注冊,2017年8月21日、2017年9月7日獲準注冊;爭議商標三由伏彩瑞于2006年11月3日申請注冊,2013年9月28日核準注冊,該商標于2015年8月21日轉讓給被申請人。3件爭議商標核定使用在第41類“教育;培訓”等服務上。后上述3件爭議商標被申請人提出無效宣告申請。


申請人主要理由:一、“滬江”是申請人前身“滬江大學”校名的一部分,申請人合法承繼滬江大學。二、被申請人法定代表人伏彩瑞在申請人外語學院就讀期間參與申請人投資建設的“滬江語林網”工作。伏彩瑞與申請人之間具有特定關系,爭議商標違反了《商標法》第十五條第二款規定。三、爭議商標損害了申請人“滬江”知名服務特有名稱權,是對申請人在先使用并具有一定影響的商標的惡意搶注。爭議商標違反了《商標法》第三十二條規定。綜上,申請人請求宣告爭議商標無效。


被申請人答辯主要理由:一、伏彩瑞創建“滬江網”的前身“滬江語林”,2003年“滬江網”正式上線,經宣傳及使用,“滬江”已具有一定知名度。二、滬江大學于1952年解散,申請人沿用的是滬江大學的原址,無繼承關系。三、“滬江語林網”從始至終屬于伏彩瑞個人。伏彩瑞曾義務用網站為申請人外語學院設立專欄,但并不意味著該網站就是申請人的。伏彩瑞創辦滬江網后與申請人及其外語學院保持合作關系,且伏彩瑞被申請人評為杰出校友。爭議商標未違反《商標法》第十五條第二款規定。四、申請人對于“滬江”標識并無任何在先權益,滬江并非申請人字號,且爭議商標不存在搶注情形。綜上,請求維持爭議商標的注冊。


申請人質證請求對本系列案件口頭審理。


二、口審處理


國家知識產權局在了解案情的基礎上,考慮雙方當事人均提交大量證據,且案情較為復雜,決定對“滬江”系列商標無效宣告案件進行口審。2019年9月19日,國家知識產權局在上海商標審查協作中心對本系列案件口頭審理。雙方當事人就爭議焦點進行充分的說明和辯論,并提供相關證據。


三、裁定結果


國家知識產權局經審理認為,滬江語林網系申請人外語學院發起建設,申請人予以資助,并指派教師指導、監督。伏彩瑞等學生為網站主要操作員。伏彩瑞以個人名義注冊網站域名并運營維護,媒體進行了相關報道,申請人并未對此提出異議。申請人還將伏彩瑞在其校友網中進行宣傳,并與被申請人之間有合作。前述事實表明在被申請人注冊“滬江”商標前,申請人對伏彩瑞宣傳“滬江語林”及使用“滬江英語”的行為持默許態度。此外,申請人與“滬江大學”具有歷史淵源,“滬江”為其在教育等服務上在先使用的未注冊商標。伏彩瑞作為申請人的學生對此知曉。故被申請人將爭議商標一“滬江”注冊在教育等服務上違反了2013年《商標法》第十五條第二款的規定。爭議商標二、三與“滬江”一詞整體存在差異,被申請人提交的證據能夠證明爭議商標二、三在網絡教育領域獲得了一定知名度和市場聲譽,并與被申請人形成對應關系。國家知識產權局認為,爭議商標二、三未違反2013年《商標法》第十五條第二款的規定。


四、典型意義


商標評審案件的口審按慣例,當事人雙方須前往北京參加口審,本系列案件的口審系在京外進行商標評審案件巡回評審,也是開展商標評審案件巡回評審試點工作的一次嘗試。巡回評審以便民利民為目的,節省當事人維權時間、維權成本,運用口頭審理與書面審理相結合的方式,查明案件事實,保障當事人合法權益。


本系列案件重點、難點在于雙方當事人特定關系的認定,以及爭議商標與申請人在先使用商標近似程度的判定。


本系列案件中,國家知識產權局對2013年《商標法》第十五條第二款的“其他關系”作出擴張解釋,即是否屬于本款所規定的其他關系,應限定為與合同業務往來等性質相近的關系,但不限于商業關系或者職務、身份關系。對“其他關系”作出擴張解釋,是對擴大當事人維權范圍的體現,可有效遏制商標搶注行為,維護市場經濟秩序。


2013年《商標法》第十五條第二款的立法目的是維護誠實信用原則,制止不公平競爭。從本系列案件審理來看,惡意的判定是爭議商標與申請人在先使用商標近似程度判定的重要衡量標準。國家知識產權局考慮到“滬江語林”網的創辦,申請人與伏彩瑞都投入了人力物力,被申請人基于滬江語林網創辦滬江網校并無惡意,且滬江英語、滬江網校已具有一定知名度和影響力,亦考慮到申請人與“滬江大學”的歷史淵源和其對“滬江”商標的在先使用情況,滬江文字不宜為一家獨占,申請人及被申請人宜在附著明顯區別部分的情況下合理使用“滬江”文字,才能夠起到區別服務來源的作用,不會造成公眾混淆誤認。綜上,在涉及特定關系人的案件時,應當結合2013年《商標法》第十五條第二款的立法目的,遵循誠實信用原則,保護在先權利,制止不公平的競爭行為。


2019年度商標異議、評審典型案例


10

第12055673號“TOEFL”商標無效宣告案


一、基本案情


申請人:美國教育考試服務中心

被申請人:南京筑夢堂教育咨詢有限公司

爭議商標:第12055673號“TOEFL”商標

(一)當事人主張

爭議商標是對申請人已在中國注冊的馳名商標“TOEFL”“托福”商標(以下稱引證商標一、二)的翻譯和復制。綜上,依據《商標法》第十三條第三款等規定,請求宣告爭議商標的注冊無效。


(二)國家知識產權局裁定

據查明的事實及申請人提交的證據顯示,在爭議商標申請注冊之前,引證商標一、二已在發展管理英語語言能力測試以及關于語言熟練程序、語言技能和語言學習的考試服務上為相關公眾所熟知。爭議商標“TOEFL”與“TOEFL”商標及中文“托福”相同,構成對引證商標一、二的復制、模仿、翻譯。被申請人將其相同的商標申請注冊在飯店等服務上,易減弱申請人商標的顯著性,致使申請人的合法利益可能受到損害。因此,被申請人注冊爭議商標的行為已構成《商標法》第十三條第三款所指的情形。


依照《商標法》第十三條第三款,第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規定,國家知識產權局裁定如下:爭議商標予以無效宣告。


二、案情解析


(一)馳名商標是指在中國為相關公眾所熟知的商標

馳名商標是指在中國為相關公眾所熟知的商標,相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或服務有關的消費者、生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。就本案而言,申請人主張的“托福”商標的相關公眾包括教育從業人員、學生、家長及其他英文學習者等,考量商標的知名度主要考察在上述相關公眾中申請人商標的知名程度情況。


明確了知名度所指向的對象以后,需要審查具體案件中提交的證據能否證明商標已為公眾所熟知。對知名度證據的認定,主要從以下幾個方面考量:相關公眾對該商標的知曉程度,商標宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍,該商標作為馳名商標受保護的記錄等。在審查過程中,可以根據申請人提交的上述證據進行綜合判定。但如若不能滿足上述全部條件,申請人提交的在案證據足以證明該商標在市場上享有較高聲譽的,也可以認定該商標已為公眾所熟知。本案中,依據申請人提交的相關報道及介紹可知,申請人1981年被引入中國大陸地區;申請人提交的宣傳資料可以證明申請人的商標自進入中國大陸地區以來一直進行持續不斷的宣傳及推廣;申請人提交的托福考試考點列表可以證明申請人的考試網點遍及全國大部分省市及地區,且其考試網點的不斷增加及報考人數的不斷增長,可以證明其影響力及知名度在持續不斷提高。綜合申請人全部證據可以證明,申請人的“托福”商標、“TOEFL”商標于2013年1月16日爭議商標申請注冊前已為相關公眾所熟知。


(二)復制、模仿或者翻譯他人馳名商標的判定

復制是指系爭商標與他人馳名商標相同;模仿是指系爭商標抄襲他人馳名商標,沿襲他人馳名商標的顯著部分或者顯著特征;翻譯是指系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達,且該語言文字已與他人馳名商標建立對應關系,并為相關公眾廣為知曉或者習慣使用。就本案而言,爭議商標為純英文商標“TOEFL”,與申請人主張馳名的“TOEFL”商標完全相同,構成復制。


(三)依據混淆及誤導的可能性判定馳名商標的保護范圍

對已注冊馳名商標的保護范圍可以延及非類似的商品或服務上,但并不意味著可以無條件地及于全部的商品或服務類別,而應當綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務之間的關聯程度等因素,以容易誤導公眾、致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。這里的誤導是指系爭商標足以使相關公眾認為其商標與他人馳名商標具有相當程度的聯系,而減弱馳名商標的顯著性;或系爭商標的注冊可能貶損馳名商標的市場聲譽;或系爭商標的注冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。就本案而言,被申請人作為教育咨詢公司,其與申請人均從事教育培訓服務行業,被申請人接觸到申請人商標的可能性很大。被申請人在明知申請人商標的情況下,申請注冊與其為相關公眾所熟知商標相同的商標,具有明顯的主觀惡意。爭議商標申請注冊在飯店等服務上,易減弱申請人商標的顯著性,致使申請人的合法利益可能受到損害。


三、典型意義


對馳名商標的保護,應從保護馳名商標持有人利益和維護公平競爭及消費者權益出發,對可能利用馳名商標的知名度和聲譽,造成市場混淆或者公眾誤認,致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標注冊行為予以禁止。對已注冊馳名商標非類似商品或服務上的保護,應綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務之間的關聯程度等因素,以容易誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。

   
2019年度商標異議、評審典型案例

(內容由國家知識產權局商標局提供)


來源:中國市場監管報

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


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